12 puntos que debes saber para contestar una oposición a una marca

Si has recibido una oposición a la solicitud de registro de tu marca quizás te interesa leer este artículo sobre “12 puntos que debes saber para contestar una oposición a una marca” y pueda ayudarte a elaborar la respuesta.

Estos son los puntos que debes conocer para preparar adecuadamente la oposición a tu marca:

1. Lo primero has de saber es que entra dentro de lo normal que haya una oposición a la marca que pretendes registrar, ya que es muy habitual la existencia de oposiciones a nuevos registros de marca. Razones: porque tu marca incluye alguna palabra similar a una ya existente, o bien presenta parecido gráfico, etc… es sorprendente el número de oposiciones y los motivos que uno puede encontrar.

oposicion a una marca

2. Así que una se pregunta por qué existen tantas oposiciones incluso cuando las alegaciones no se sostienen. La razón es que muchos titulares de marcas tienen contratado un servicio de vigilancia por el que pagan un canon anual. Esto significa que quienes cobran este canon han de justificar la vigilancia, haya o no a veces motivos suficientemente justificados para algunas de las oposiciones, además de que por cada oposición planteada perciben nuevos honorarios.

3. Una vez que la OEPM te comunica formalmente que hay una oposición a tu marca, tu solicitud queda en suspenso de fondo por oposición. A continuación se publicará en el BOPI y a partir de esta fecha de publicación, cuentas con un mes para presentar tus alegaciones.

4. Estas alegaciones has de presentarlas ante la OEPM, dejando constancia de que las mismas se han entregado cumpliendo el plazo establecido en el punto 3. Para ello puedes utilizar cualquiera de las oficinas territoriales de representación de la OEPM en las que te pueden sellar la presentación de las alegaciones, realizar un envío a la oficina de la OEPM en Madrid mediante Correos certificando el contenido y la fecha o realizar la contestación de forma telemática. Te aconsejo no apurar los plazos, para evitar cualquier inconveniente.

5. Si en la solicitud de registro de tu marca indicaste un correo electrónico, antes de recibir la comunicación formal antes mencionada en el punto 3, recibirás un mail en el que te anticipan que tu marca queda en suspenso por la oposición de un tercero. Aparecen los datos de ese tercero y podrás consultar quién es, y los datos distintivos de su marca (nombre, logo…) y en qué clases está registrada, pero no vas a ver el motivo de la oposición, que si podrás leer a detalle cuando recibas por correo la carta de la OEPM (en el domicilio que indicaste en la solicitud de la marca). Actualmente, en la comunicación del suspenso, incluyen un link con el que podrás dercargar el pliego de alegaciones de la marca oponente. En el transcurso de tiempo que hay desde la recepción del mail hasta la recepción de la carta en tu oficina o domicilio mi consejo es que no hagas demasiadas conjeturas. Con los datos del punto 5 puedes tener una primera idea de hasta qué punto existen similitudes entre tu marca solicitada y la oponente.

6. Acabas de recibir por correo (postal o electrónico) el desglose de la oposición y lo habitual es que te encuentres 30 o 40 páginas en las que se repiten más de una vez párrafos y párrafos, y en las que se cita sin piedad doctrina y jurisprudencia (normalmente del Tribunal Supremo). No te agobies. Si hiciste (o te hicieron) una prospección adecuada de la marca que querías solicitar y la clase o clases a registrar, deberías haber descartado algunos nombres/logos por otros menos arriesgados. Si esto lo hiciste bien, tienes gran parte del trabajo hecho y de la oposición ganada.

7. Una oposición a una marca tiene un coste de 43,70€ independientemente del número de clases solicitadas. Este coste es para quien se opone a tu marca. La marca impugnada no ha de pagar ningún tipo de tasa por contestar el suspenso por oposición y aportar sus alegaciones. Existe un formulario oficial para contestar este suspenso por oposición que puedes bajártelo aquí, pero no existe ningún modelo oficial de escrito para desarrollar estas alegaciones,  ya que esto dependerá de en qué haya fundamentado el oponente la oposición y qué argumentaciones puedas elevar en favor de tu marca a la OEPM, basadas en Doctrina y Jurisprudencia. Puedes utilizar como guía para este modelo de escrito el que recibas del oponente, e ir rebatiendo no necesariamente todos los puntos, sino los que entiendas esenciales para tu defensa.

8. Puedes buscar en este punto un profesional para que te argumente la defensa o bien hacerlo tú mismo. No necesitas ser un gran despacho profesional para argumentar y ganar una oposición o un recurso de alzada, puedes hacerlo tú mismo si lo argumentas convenientemente. Hoy en día existe abundante doctrina y jurisprudencia en internet (están los buscadores de siempre: Google, Bing… también hay buscadores especializados como derecho.org o iurislex.org o estos: buscador de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial o el buscador de jurisprudencia de la OEPM). En fin, que como diría un buen gallego, recursos haberlos haylos.

9. No apoyes nunca tus alegaciones en opiniones o apreciaciones subjetivas, tampoco en descalificaciones hacia la marca que se opone a la tuya. Arguméntalas en base a lo que he comentado en el punto 8 y lo que vamos a comentar en el punto 10.

10. Analiza a fondo las argumentaciones del oponente, tómate tu tiempo para leer a detalle su oposición, toma notas de lo que no te cuadre, ya que algunas carecen por completo de sentido, al margen de doctrina y jurisprudencia. Por ejemplo, pueden decir (y esto lo he visto en más de una ocasión) que la palabra de tu marca es inventada (la doctrina habla en este sentido de palabras “fantasiosas y caprichosas”), que es coincidente con su marca (en esa palabra) y que por lo tanto no tienes derecho a registrar tu marca. Cuando en realidad el nombre que tú estás intentando registrar es un nombre común o incluso un apellido de tu familia. En este caso, al margen de doctrina o jurisprudencia, puedes hacer referencia al significado de esa palabra común en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, o si por ejemplo intentabas registrar tu apellido, arguméntalo y envía una copia del DNI que lo acredite.

11. Una vez que presentas tus alegaciones, un examinador de la OEPM tendrá que leer a detalle la oposición de la marca oponente, tus alegaciones y decidir si tu marca puede inscribirse y coexistir con la oponente o no, o si puede hacerlo de forma total o parcial. En teoría el plazo para contestar esto dependerá de la carga de trabajo que tenga cada examinador. Si te coge el verano en medio, esto se puede alargar un mínimo de dos meses desde que presentas las alegaciones.

12. Tanto si finalmente se dictamina a favor de tus intereses o de los de la marca oponente, se dispone de un nuevo plazo de un mes para presentar un recurso de alzada pora ambas partes. Si has ganado tú este asalto, hasta que no trascurra más de un mes no sabrás si la marca oponente ha planteado un recurso de alzada.

Espero que todo lo que he explicado te ayude a preparar convenientemente las alegaciónes para una oposición de tu marca. Si no tienes tiempo para desarrollar esto y quieres que lo hagamos por ti, o no estás seguro de saber hacerlo bien, puedes contratar nuestro Servicio Profesional para Contestar una Oposición a una Marca, Nombre Comercial o Logotipo. Puedes ver las características de nuestro servicio haciendo click aquí.

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Silvia Caravantes.

 

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About Silvia

Silvia Caravantes, Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, especializada en Propiedad Industrial, Finanzas y Copywriting. Puedes contratar mis servicios si vas a registrar una marca, nombre comercial o logotipo, o estás en un proceso de oposición o recurso de alzada. Desde hace un año también trabajo de copywritter para otros proyectos online, planificando su calendario de publicaciones con el propósito de crecer en clientes y ventas. Si quieres que trabajemos juntos no dudes en ponerte en contacto conmigo.

Comments

  1. David says:

    Hola Silvia. El artículo me ha sido de gran ayuda, muchas gracias. Tengo preparada mi alegación a la oposición a la marca que estoy registrando y tengo un par de dudas, a ver si me puedes ayudar. En cuanto al modelo que comentas que no existe, desde la OEPM me dijeron que utilizara este http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Formularios/nl_mod4007_06.pdf y que lo ampliara cuanto quisiera (en hojas no normalizadas). Es lo que he hecho, pero dicho documento está triplicado, por lo que no se si tengo que entregar varias copias (y por eso está triplicado) en mi oficina regional de la OEPM, o basta con entregar una sola copia de mi alegación. Muchas gracias

    • Hola David.

      Gracias por tu comentario. El otro día me di cuenta que el sentido del post en este asunto no quedaba claro y de hecho iba a modificarlo en los próximos días. Mi intención era decir que no existe un modelo de escrito al uso, y que dependiendo de cada caso tendrá que redactarse de una forma u otra.

      Respecto al número de copias del formulario, efectivamente son 3. Dos de ellas se las quedará la OEPM y una es para ti, pero has de presentar las 3 para que tu copia sea sellada con una fecha de entrada.

      Recibe un cordial saludo

      • David says:

        Entendido, muchas gracias por tu rápida respuesta. Seguiré atento a tu blog, que por cierto, es muy interesante para los que tratamos de sacar adelante nuevos proyectos.

        Un saludo

        • Gracias otra vez David. Te deseo mucha suerte con la oposición.

          Saludos

          • Estimada Silvia, simplemente decirte que la OEPM ha valorado mis alegaciones frente a la oposición a la marca que estoy registrando, y me ha concedido el registro. Muchas gracias por los consejos que das en tu blog, que me han sido de gran utilidad. Sé que ahora les queda la opción del recurso de alzada (que a mí me suena al derecho a la pataleta). Por lo que he leído por ahí, yo no tendría que intervenir, a menos que me lo pida la OEPM. Mi pregunta es: ¿Es habitual presentar recurso de alzada en casos así? es decir, cuando has presentado oposición y esta no ha prosperado. La verdad es que tengo ganas de que esto termine de una vez (por cierto, los que pusieron la oposición a la marca son mis antiguos jefes, por lo que te puedes imaginar que había cierta animosidad contra mí. No obstante, no utilicé este argumento en las alegaciones, ya que objetivamente de poco podía servir y me pareció que podía incluso ser contraproducente.

            Un saludo

          • David, enhorabuena por tu triunfo! Me alegro mucho.
            Respecto a las dudas que planteas, sí que es habitual que tras perder una oposición se presente un recurso de alzada, entre otras cosas porque no tiene un precio desorbitado, así que en este sentido no te preocupes porque es algo común. No tienes que realizar ninguna gestión con la OEPM hasta que ésta te comunique que tu marca ha quedado en suspenso por la presentación de un recurso de alzada de la marca oponente. En ese momento deberás presentar tus alegaciones contra ese recurso de alzada, que será muy parecido a las que planteaste en la oposición. El examinador volverá a hacer una valoración de las argumentaciones de ambas partes.
            Desde la publicación de la resolución en el BOPI ( me refiero a que has ganado la oposición) la marca oponente tiene un mes para plantear un recurso de alzada.
            Un problema al que se pueden enfrentar algunos autónomos o pymes es que la marca oponente sea una gran empresa o una multinacional (entiendo que no es tu caso )que después de perder oposición y recurso de alzada terminan judicializando el asunto. Aunque termines ganando….el coste se dispara cuando todo se judicializa.
            En el blog también puedes encontrar otros temas al margen de marcas y nombres comerciales que estoy desarrollando y que probablemente te interesen si están lanzando tu proyecto.
            Saludos y estamos en contacto.
            Gracias

  2. Renato Bravo says:

    Hola Silvia una consulta soy de Peru en diciembre del 2012 cree una consultora de nombre de Matrixconsulting pero no registre la marca por desconocimiento, sin embargo hoy quise registrar la marca y me dijeron que la marca ya había sido registrado en diciembre del 2013 y que el plazo para presentar una carta de oposisión se vence el 05/03/2013. Mi pregunta es la siguiente cual es el argumento que puedo presentar dado que ya lo estoy usando diciembre del 2014, he emitido facturas, tengo pagina web, facebook, cuenta corriente y he declarado con este empresa los impuestos. Puede ayudarme..

    • Hola Renato, teniendo en cuenta los datos que has facilitado, la revocación de la marca registrada en diciembre de 2013 ya no puedes hacerla ante la OEPM, sino que tendrás que planterarla ante los tribunales de Justicia. Si la página web o la demominación social de tu empresa es idéntica a tu marca (y a la marca registrada en diciembre de 2013) y registraste ese dominio o la denominación social en 2012 eso te puede ayudar a dirimir este conflicto jurídico a tu favor. Recibe un cordial saludo

  3. Hola tenemos en nuestra empresa dos marcas comunitarias concedidas,sin ninguna oposición,tienen algún gráfico parecido a una marca registrada en España,podemos ya comercializar con ellas?O pueden poner algún recurso de confusión para el consumidor o usurpación de gráficos etc.O ya no pueden hacer nada ya que como digo tenemos registras las marcas comunitarias con título expedido a nuestro nombre.
    Un saludo.
    .

    • Hola Javier, si las marcas ya estan concedidas y han sido registradas junto al gráfico que comentas, puedes empezar a utilizarlas sin problema. Si por el contrario las marcas están en periodo de oposiciones (las marcas comunitarias tienen un periodo de oposiciones mayor a las nacionales) o en plazo para interponer contra las mismas un recurso de alzada, es preferible esperar a tener la concesión definitiva. Si necesitas una consulta mas personalizada puedes utilizar nuestro Servicio de Consultoría de Marcas y Nombres Comerciales. Saludos.

      • Curioso says:

        A este respecto tengo yo una consulta Silvia.

        Supongamos que no se espera para usar la marca y supongamos que quien la trata de registrar da licencia a terceros que fabrican y comercializan los productos. Y supongamos que ante la ineludible denegación de la marca, quien la solicitó, retira la solicitud.

        Entiendo que existe una infracción marcaria, pero… Quien es el infractor? Quien solicitó y posteriormente retiro el registro o por el contrario, los fabricantes?

        Muchas gracias.

        • Hola gracias por tu comentario. Es una pregunta interesante y seguro que llegado a sede judicial hay mucho que discutir al respecto, pero de partida te puedo decir que si todo se hace conforme a ley el fabricante no debería incurrir en ningún coste ni comercializar nada sin firmar un contrato en el que la otra parte declara que posee los derechos para ceder la marca, lo que implica que es legítimo titular de la misma. Si eso se ha hecho así, caso de recibir alguna demanda el fabricante/comercializador puede a su vez actuar sobre quien le autorizó a usarla. Es un error grave empezar a producir y comercializar bajo una marca sin la garantía de que esta marca está legalmente registrada. Recibe un cordial saludo

          • Curioso says:

            Y a efectos del titular de la marca? Debe demandar al fabricante o a quien dio licencia sin ser titular de la marca?

          • Hola, lo razonable es que un abogado especializado en propiedad industrial estudie el caso, pero en principio podría demandar a ambos. Cosa distinta es que prospere la demanda. Para opinar sobre esto último habría que estudiar el caso. Saludos

  4. Raquel says:

    Buenos días Silvia, en primer lugar, gracias por tus consejos, son muy claros y de gran utilidad. En segundo lugar, quería plantearte una pregunta por si me podías ayudar con tu experiencia. El caso es que estoy registrando una marca nacional que en fecha 14-04-14 se registró una oposición y hoy mediante la “consulta de expedientes” de la web de la OEPM he visto que el próximo miércoles se publicará el suspenso de fondo y como causa del mismo indica el código 328. ¿Sabes cuál es la causa del suspenso? ¿tiene relación con la oposición presentada?
    Muchas gracias.
    Un saludo.

  5. Hola Silvia muy útil tu Blog. Hoy he mirado en la página web de la oempi y me aparece estatus suspenso de fondo de mi marca nacional 328. Sabes que significa eso ? Gcias de antemano

  6. Glòria says:

    Hola, estoy intentado registrar un licor con el nombre de la casa de mis abulos, ca Roman, y he recibido oposición por similitud.
    Es un nombre común, pero no puedo acreditarlo con ningún documento, como puedo argumentarlo? Gràcies.

  7. Es un tema complicado para explicar por aquí. Resumiendo te podría contar que unos artistas estaban trabajando en su disco nuevo y ya tenían su página web creada e incluso dado conciertos con un nombre para el grupo, no en vano, es el artista fundador de la formación y quien ha grabado mayoritariamente todos los trabajos discográficos del grupo. Sin embargo los ex componentes de la formación se unieron conociendo todo el proyecto y registraron como marca el nombre que veníamos usando. Hemos intentado registrar un nombre nuevo en el que la primera palabra sea la del grupo con el que ya se estaba trabajando y otras palabras más. El caso es que hemos recibido una oposición a esta marca, aún cuando ellos la registraron con mala fé para impedir el lanzamiento de este disco. No pretendemos obtener la marca que teníamos antes aunque por derecho nos pertenecía tan sólo trabajar con la nueva que comienza por la misma palabra pero que es una combinación de letras comunes. ¿Nos puedes aconsejar? ¿Crees que podríamos conseguir la titularidad de la nueva marca que tenemos en trámites?

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