Obligación de uso de la marca

Una vez que se nos concede una marca o nombre comercial puede ocurrir que no hagamos de forma efectiva uso de la marca concedida por la OEPM. Esto puede suceder si estamos trabajando en el lanzamiento de nuestro proyecto y todo se demora más de lo inicialmente previsto, pero hemos de saber que si superamos un determinado tiempo sin utilizar la marca o nombre comercial pueden surgir problemas. En ese caso la Ley de Marcas establece una serie de posibles sanciones para esta marca o nombre comercial.  Vamos a analizar en qué casos pueden existir estas sanciones y cómo evitarlas.

Obligación de uso de la marca

uso de la marca

Lo primero que nos tiene que quedar claro cuando pretendemos registrar una marca o nombre comercial es que existe la obligación del uso de la marca o nombre comercial registrado por parte de su titular. Dicha obligación viene recogida en el artículo 39 de la Ley de Marcas que dice literalmente “Si en el plazo de 5 años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de 5 años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.” Podemos extraer varias conclusiones a destacar:

  • La inactividad de la marca ha de ser de 5 años o bien desde que la marca se registró o bien en algún momento de vigencia de la marca si esta inactividad se produce de forma ininterrumpida para que puedan plantearse posibles sanciones.
  • En caso de que la inactividad se produzca desde el momento de la concesión de la marca o nombre comercial, ese momento es el de la publicación de dicha concesión en el BOPI.
  • Las sanciones previstas no se llevarán a cabo si existen causas justificativas de la falta de uso de la marca o nombre comercial.

Respecto a las sanciones de las que habla este artículo se pueden analizar de la siguiente forma:

  • Que estas marcas o nombres comerciales pueden ser sometidas a una acción de caducidad por cualquier tercero interesado, algo que se recoge en el artículo 55.1 de La Ley de Marcas.
  • También existen otros supuestos como una acción por infracción de los derechos sobre la marca (algo que se detalla en el artículo 41.2. de la Ley de Marcas) o bien que quieras ejercitar una acción de nulidad contra una marca posterior (artículo 52.3.  de la Ley de Marcas).  En ambos casos se deberá probar, si así lo solicita el demandado que en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca o nombre comercial ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada.

Por todo lo dicho hasta ahora y en caso de que hayas registrado una marca o nombre comercial en varias clases nomenclator pero sólo le hayas dado uso en alguna de ellas, en caso de un posible conflicto con un tercero la marca o nombre comercial se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada.

Por lo tanto, se tendrá que acreditar que el uso de la marca o nombre comercial se ha efectuado con una relativa intensidad.  Y en la práctica ¿cómo podemos acreditar este uso efectivo?. Estas son algunas variables que nos va a ayudar a acreditar este uso de la marca:

  • Acreditar las cifras de ventas de los productos o servicios protegidos por la marca o nombre comercial.
  • La publicidad efectuada con esa marca o nombre comercial.

No servirá para evitar esta posible acción de nulidad de nuestra marca o nombre comercial el iniciar las ventas o publicidad unos meses antes de cumplirse los 5 años de inactividad para así evitar una posible acción de nulidad o bien la distribución del producto o servicio dentro de nuestra propia empresa (por ejemplo a empleados/clientes/proveedores) y no por los canales comerciales convencionales.

La Ley de Marcas también indica que si eres titular de una marca o nombre comercial podrás autorizar su uso por parte de un tercero con tu consentimiento, siendo este uso de un terecero valido a efectos de evitar cualquier acción de nulidad por falta de uso de la marca o nombre comercial.

Por último y respecto a las “causas justificativas” de la falta de uso de la marca o nombre comercial que la Ley menciona, estas deberán ser circunstancias independientes de la voluntad del titular, como por ejemplo las restricciones a la importación (estás comprando productos de China y estos se ven sometidos a restricción durante un tiempo) o bien un cambio muy significativo en los aranceles o impuestos que graban estos productos o servicios, que hagan no rentables su comercialización mientras se mantengan dichas condiciones.

Por último aquí te dejo un artículo en el que he referenciado a modo de guía/enumeración algunos de los posts que he escrito sobre marcas y nombres comerciales y que pueden serte de ayuda.

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About Silvia

Silvia Caravantes, Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, especializada en Propiedad Industrial, Finanzas y Copywriting. Puedes contratar mis servicios si vas a registrar una marca, nombre comercial o logotipo, o estás en un proceso de oposición o recurso de alzada. Desde hace un año también trabajo de copywritter para otros proyectos online, planificando su calendario de publicaciones con el propósito de crecer en clientes y ventas. Si quieres que trabajemos juntos no dudes en ponerte en contacto conmigo.

Comments

  1. Muy interesante tu blog, Silvia. Despues de leerlo mas a fondo, espero con mas interes tu respuesta a mi comentario en “Roban nombre el de tu negocio ¿qué puedes hacer?”. Enhorabuena y gracias por el tiempo prestado para informarnos.

Puedes dejar aqui tu comentario. Gracias