¿Puedo registrar un dominio si es parecido a una marca o nombre comercial?

Existen muchos casos en los que surgen conflictos entre el registro de marcas y el registro de dominios al registrar un dominio. Hace unos días dos lectores del blog me preguntaron acerca de este tema y me parece interesante dejaros en este post algunas nociones básicas que intentan responder a esta pregunta:

¿Puedo registrar un dominio si es parecido a una marca o nombre comercial?.

Voy a empezar con dos nociones básicas importantes:

  1. Si vas a registrar un dominio has de saber que el registro de nombres de dominio se rige por su propia legislación y no es competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
  2. En caso de existir un conflicto sería resuelto por Organismos Internacionales de Arbitraje o ante los Tribunales. En casos así, se tiene en cuenta la prioridad temporal, es decir, quien haya registrado primero tanto el dominio como la marca.


¿CÓMO SE RESUELVEN ENTONCES LOS CONFLICTOS ENTRE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DENOMINACIONES SOCIALES Y NOMBRES DE DOMINIO?

Tal y como he anticipado, reviste trascendencia la prioridad temporal del signo correspondiente. Voy a analizar 3 situaciones, una primera en la que existe una marca o nombre comercial previo, una segunda en la que existe una denominación social previa ( hay alguna sociedad que se constituyó con ese nombre), y una tercera en la que lo que es previo es el dominio de internet:

   A) Marca o nombre comercial prioritario en el tiempo: el titular de la marca o nombre comercial puede iniciar acciones ante los Tribunales de Justicia frente al que haya adoptado posteriormente ese mismo nombre u otro confundible como denominación social para actividades mercantiles iguales o similares, solicitando, entre otras medidas, el cese por parte de la sociedad demandada en la utilización de ese distintivo y la modificación de su denominación social. Además los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de la Ley de Marcas, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial (Disposición adicional decimocuarta de la Ley de Marcas).

registrar un dominio

Frente a quien utilice ese distintivo como nombre de dominio, junto a la posibilidad de acudir los Tribunales de Justicia (art. 34.3.e. Ley de Marcas), puede hacer uso de los procedimientos administrativos de verificación y cancelación ante Red.es si el nombre de dominio en cuestión incurre en alguna de las causas previstas a tal efecto.

   B) Denominación social anterior: una entidad que tenga debidamente inscrita su denominación social podrá oponerse en vía administrativa frente a toda pretensión por parte de un tercero de inscripción de su denominación social como marca o como nombre comercial si concurren los requisitos establecidos en el art. 9.1.d. de la Ley de Marcas e igualmente podrá acudir a los Tribunales de Justicia para solicitar la nulidad de dicha inscripción. También podrá hacer valer sus derechos frente a quien pretendar registrar un dominio con su denominación social en los términos descritos en el apartado A) de este post.

   C) Nombre de dominio anterior: si acabas de registrar un dominio y después un tercero registra una marca o nombre comercial similar, has de saber que quien tenga su nombre de dominio debidamente inscrito podrá acudir ante los Tribunales de Justicia frente quien inscriba ese nombre como marca , nombre comercial o denominación social, invocando la legislación sobre competencia desleal, la existencia de mala fe (art. 51.1.b Ley de Marcas) y cualesquiera otros motivos en que funde su derecho. Este tipo de acciones judiciales reviste especial dificultad.

En definitiva, si tienes pensado registrar un dominio, una marca, una denominación social o un nombre comercial mi consejo personal es que seas original en la elección y rápido ya que el tiempo puede ayudarte en una situación posterior de conflicto.

Espero que esta entrada te haya resultado útil. Si es así, por favor compártela. Gracias!

Silvia C.

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About Silvia

Silvia Caravantes, Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, especializada en Propiedad Industrial, Finanzas y Copywriting. Puedes contratar mis servicios si vas a registrar una marca, nombre comercial o logotipo, o estás en un proceso de oposición o recurso de alzada. Desde hace un año también trabajo de copywritter para otros proyectos online, planificando su calendario de publicaciones con el propósito de crecer en clientes y ventas. Si quieres que trabajemos juntos no dudes en ponerte en contacto conmigo.

Comments

  1. Muchas gracias y te expondré nuestro caso :El primer nombre que pusimos a nuestra tienda online resultó ser muy similar a otra tienda física que se anunciaba en la red. Aquí se plantearon nuestras dudas de si registrarla o no ; pero al eescribir el nombre en google salian las dos una detrás de la otra y esto podria dividir a los clientes. por tanto cambiamos de nombre y ahora sí podemos promocionarla. Este es el nuevo nombre
    http://www.hiperdelcampoyjardin.com

    • María Dolores, gracias por tu comentario. Además del buscador de la OEPM hacer simplemente una búsqueda en Google puede decirte en un primer momento si ya hay una marca muy parecida que está vendiendo productos similares a los nuestros. Un cordial saludo

  2. Hola Silvia; Muy buen artículo.
    Te querría exponer una pequeña duda acerca del tema por si me la puedes aclarar.
    En el caso de querer registrar un dominio internacional por ejemplo un .com o .net también afecta que haya una marca registrada en España?
    Es decir, imaginemos que alguien ha registrado “Patata Veloz” como marca en España, ¿Esta persona me podría reclamar si registro Patataveloz.com o Patataveloz.net? ¿O me lo podría reclamar sólo si opero en España con este dominio?
    Cualquier luz sobre el tema es bienvenida. Muchas gracias

    • Hola Francisco. He recibido tal cantidad de consultas a través del formulario de contacto que he puesto en marcha un servicio de consultoría on-line, ya que venía dedicando parte de mi jornada a contestarlas. Por ello si estás interesado te dejo aqui el vinculo. Un cordial saludo.

  3. Hola , tengo una pregunta como ejemplo.

    una persona compro el dominio albahaca.com y yo queria comprar albaca.com (cambie los nombres la idea es la misma una palabra que puede escribirse de dos formas.. es solo un ejemplo) en albahaca.com no hay un sitio alojado solo una pagina que dice en venta. si mi sitio llegase a tener exitoso el dueño de albahaca.com podria aprovechar y plantear un reclamos sobre mi sitio?

    Gracias de antemano

    • Hola, los signos dintintivos se registran (me refiero a adquisición) para ser utilizados por sus titulares, en el sentido de creación de marca (aunque hablemos de marca, nombre comercial o dominio web), o al menos así lo entiende la jurisprudencia al respecto. El no uso de los mismos para el fin con el que en principio se adquirieron puede suponer que transcurrido un tiempo su defensa frente a terceros se diluya. Todo dependerá del tiempo que haya transcurrido, además de otros factores como la semejanza o similitud con la marca oponente, etc, etc… Si ese dominio web entiende que hay similitudes suficientes podrá plantear un conflicto jurídico.
      Si necesitas una consulta personalizada puedes utilizar nuestro servicio de consultoría.

      Un cordial saludo

      • Gracias por su respuesta…

        usted dijo “El no uso de los mismos para el fin con el que en principio se adquirieron puede suponer que transcurrido un tiempo su defensa frente a terceros se diluya”

        entonces siguiendo el ejemplo: el dominio que no esta usado lleva ya mas de 2 años sin uso pero hace 2 meses lo renovaron por un año mas.. yo no quiero comprar ese dominio solo quiero comprar el otro que esta libre.. cree que 2 años sin uso del nombre serian suficientes?

  4. hola, tengo una gran duda, voy hacer un negocio pero descubri que existe un negocio con el mismo nombre ellos venden cosas de diseño de interiores, mi negocio es de comida, existiria algun problema a la hora de registrar, o algun otro tipo de problema?

  5. ricardo says:

    mi duda es la siguiente: ¿puedo registrar un dominio como googlemejorado.com (por ejemplo) y no tener problemas con google? ¿es esto posible?

  6. ricardo says:

    Muchas gracia Silvia, me has ayudado mucho pues estoy en un proyecto relacionado con el tema.

  7. eddie says:

    hola silvia, hace poco forme una orquesta de música ejem el nombre (gran orquesta hermanos del amor ) pero buscando ya hay una denominación paresida (los hermanos del rio )

    • Hola Eddie,
      para evaluar los riesgos de sufrir una posible oposición por parte de la marca que comentas, sería necesario analizar algunos aspectos adicionales. Si te parece bien me pongo en contacto contigo vía mail.
      Un saludo,

  8. Tengo una duda que no me ha quedado clara: después de darle vueltas y vueltas encontré un nombre que me gustaba para mi empresa, pero justamente hoy descubro en la OEPM que ya hay una que se escribe de forma parecida, se pronuncian igual pero la mía se escribe diferente y además es el conjunto de dos palabras, ¿qué puedo hacer ante esto?

    • Hola Ana, si te parece bien, lo hablamos en privado ya que la respuesta depende de cada caso particular teniendo en cuenta diferentes aspectos que deben evaluarse.

      Un saludo,

      Silvia

  9. hola, mi duda es si tendria problemas añadiendo la palabra “blog” a un dominio que incluye el nombre de la marca, que además es internacional y bastante conocida. Ejemplo, la marca es ” nestle”, y yo quiero registrar un dominio que sea “blognestleespaña.com”, tendria problemas?

  10. carlos says:

    Me han condenado por tener un dominio parecido a la de una marca, pero este dominio va redirecionado a otra pagina, que no es de la marca parecida, me pueden condenar por esto

    • Hola Carlos, por lo que indicas en tu comentario ha habido un pronunciamiento judicial firme. Entiendo que quien haya planteado la demanda ha esgrimido un aprovechamiento indebido de la marca en cuestión, con independencia de que al final el tráfico vaya redireccionado a otro dominio diferente. Respondiendo a tu pregunta, es posible.

  11. cristobal says:

    Buenas tardes, Hace dos años comencé una actividad laboral y estableciendo un nombre comercial para la misma; pero no le registre en OEMP. En el día de hoy me ha llamado el gerente de una empresa para comentarme que su empresa tiene un nombre comercial parecido y que el si que le tiene registrado, además me ha pedido que cambie inmediatamente mi nombre lo cual me supone una inversión y una carga importante de trámites. Mi pregunta es , ¿Puedo tener un problema ya que los dos nombres comerciales son parecidos y se dedican a la misma actividad? ¿Me aconsejáis que la registre yo antes de que me denuncie? Un saludo.

    • Hola Cristóbal,

      la solución depende de cada caso y de las posibilidades de pelear tu marca. Si te parece bien, me pongo en contacto contigo por privado y seguimos hablando.

      Saludos,

      Silvia.

  12. Alvaro says:

    Buenas noches . He recibido un buro- fax informandome que tengo 10 días para cambiar el nombre de mi comercio debido a que puede haber confusión con el comercio de su cliente .

    En principio no son comercios en la misma ciudad y no son iguales , cambian algunas letras y no es la s final .

    La verdad es que en este negocio hay infinidades de nombres con la misma terminación .

    Que me recomiendas que haga ?

    • Hola Álvaro.

      Con la información que me facilitas no puedo recomendarte lo mejor en tu situación porque necesitaría tener algunos datos más. Si te parece bien me pongo en contacto contigo por mail.

      Saludos,

      Silvia

  13. Gracias por tu ayuda. Registré un dominio correspondiente a unas siglas coincidiendo con una marca + una palabra genérica, p.e. cocacolago.com, he registrado mi dominio como marca europea. Mi pregunta es si pueden quitarme mi dominio y si pueden arruinarme la vida si me llevan a juicio. Muchas gracias.

    • Hola Jesi. Gracias por tu comentario. Basándome en tu comentario es probable que los servicios jurídicos de esa marca se pongan en contacto contigo para exigirte que dejes de utilizar el dominio y además que se opongan a tu marca europea durante el período que la norma establece para ello. Más que “quitarte” lo que van a exigirte es que dejes de emplear el dominio. En cuanto a “arruinarte la vida” te digo que depende de si estás ganando dinero con este “aprovechamiento indebido” y cuánto estás ganando y durante cuánto tiempo. Si no lo estás haciendo lo que te van a pedir es que desistas tu solicitud de marca europea sin exigirte en principio ningún tipo de compensación. Esto te lo digo con todas las reservas basadas en tu comentario anterior. Recibe un cordial saludo.

  14. Máximo Valverde says:

    Hola, buenos días. Voy a crear una página web de información sobre el equipo de futbol Real Betis Balompié . El dominio http://www.vivabetis.es está libre. Sé que el nombre Betis es una marca registrada. Pero yo no soy un club deportivo, por lo que no hago el mismo “servicio”. ¿Pueden obligarme a cambiar el nombre de mi dominio?.¿Podrían denunciarme y hacerme pagar una multa? Muchas gracias.

Puedes dejar aqui tu comentario. Gracias