¿Puedo registrar una marca parecida a otra anterior?

La pregunta estrella de muchas de las consultas en materia de marcas y nombres comerciales en el blog es: “¿puedo registar una marca parecida a otra anterior?”.  La respuesta no es sencilla ya que la literalidad de la Ley de Marcas no se cumple siempre, dando lugar a un buen número de conflictos entre marcas que han de resolverse finalmente en los Tribunales. También tenéis que ser conscientes de que muchas resoluciones que no se ajustan a Ley no terminan en los Tribunales no por falta de argumentos jurídicos, sino simplemente por el coste que supone judicializar el conflicto y en otros muchos casos porque los solicitantes son pequeñas empresas y las marcas oponentes son grandes firmas con recursos suficientes para llegar al Tribunal Supremo si es necesario, aún con riesgo de no ganar el conflicto.

Registrar una marca parecida a otra anterior

Si lo que queréis es registrar vosotros mismos vuestra marca, nombre comercial o logotipo aquí os dejo el artículo que he escrito al respecto: Registro de una marca. Cómo realizarlo en 7 pasos

Y si queréis que realicemos ese servicio de registro por vosotros podéis leer aquí las opiniones de nuestros clientes, que dicidieron que registrasemos sus marcas,nombres comerciales o logotipos. Puedes iniciar el proceso de registro completando estos datos:

Entonces, ¿puedo registrar una marca parecida a otra anterior? ¿o no? Pues lo mejor es que os deje unas directrices mínimas para no cometer el error de solicitar una marca que de partida ya conocemos su enorme parecido con otra anterior. A partir de aquí, que cada cual tome su decisión porque lo que para uno puede ser “muy parecido” para otro puede ser  “agua y aceite”.

puedo registrar una marca parecida a otra anterior

Empecemos explicando que la prohibición de registrar una marca parecida o similar a otra anterior está regulada por el artículo 6 de la Ley de Marcas , artículo que habla sobre Prohibiciones Relativas. Exacto. Relativas. Es aquí donde empieza a entrar en juego la subjetividad de quien analiza, más allá de lo que la Ley establece. Para entendernos, la Ley no dice “si hay una marca que es superior a 3,5 puede registrarse y si es inferior no”. La Ley habla de parecidos, similitudes, consumidor medio y otros conceptos que dejan un margen a la subjetividad.

Cuando hay un conflicto entre una marca parecida a otra la OEPM efectúa un triple análisis por el que puede o no denegar el acceso registral a una marca por la existencia anterior de otra.

Nota: Todo lo que vamos a comentar aquí sobre marcas tambien es aplicable a los nombres comerciales.

1) La similitud entre los signos distintivos de la marca solicitante y la marca oponente. Aunque no lo dice expresamente la Ley, es conveniente analizar la similitud fonética, gráfica o conceptual entre los signos distintivos. Puede parecer relativamente sencillo discriminar la similitud entre signos, pero la realidad es otra y el componente subjetivo de solicitante, oponente y examinador tienen mucho que decir.

2) Otro de los aspectos a analizar en el caso de una marca parecida a otra son los productos o servicios a los que se dirigen ambas marcas, o lo que es lo mismo, sus campos aplicativos, comprobando si se dirigen a proteger productos o servicios pertenecientes a un mismo o similar sector.

3) Por último, tras estudiar y analizar los puntos uno y dos tendremos que ver si en base a las conclusiones de los dos puntos anteriores puede considerarse que los signos distintivos en conflicto inducen a confusión a los consumidores.  La perspectiva de este análisis tendrá que ser siempre desde la óptica de lo que Doctrina y Jurisprudencia llaman consumidor medio. Por lo tanto, este tercer factor del riesgo de confusión es un riesgo de asociación de la marca solicitante con la marca oponente (anterior).

El problema que en numerosas ocasiones encontramos es que la marca solicitante y la marca oponente utilizan en su signo distintivo términos genéricos (del tipo “mesa” o “silla”), términos o vocablos genéricos que en principio estarían sujetos a prohibiciones absolutas en cuanto a registro, pero que en la práctica han sido registradas. Hay muchos ejemplos al respecto, tan sólo tenéis que acudir al buscador de la OEPM e introducir términos genéricos que se os vengan a la cabeza. Os sorprenderéis.  Por lo tanto puede ocurrir que estés intentando registrar una marca que incluya un término genérico y os encontréis con la oposición de una marca o de varias marcas ya registradas que incluyen ese término genérico, termino carente a priori de distintividad en el mercado. Estas marcas van a alegar que no podéis utilizar ese término genérico en vuestro signo distintivo al ser similar al suyo….¿qué hacer en estos casos?….esto lo dejamos para otro post.

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Muchas gracias. Saludos

Silvia C.

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About Silvia

Silvia Caravantes, Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, especializada en Propiedad Industrial, Finanzas y Copywriting. Puedes contratar mis servicios si vas a registrar una marca, nombre comercial o logotipo, o estás en un proceso de oposición o recurso de alzada. Desde hace un año también trabajo de copywritter para otros proyectos online, planificando su calendario de publicaciones con el propósito de crecer en clientes y ventas. Si quieres que trabajemos juntos no dudes en ponerte en contacto conmigo.

Comments

  1. lourdes says:

    y se podria entre empresas de un mismo holdings?

    • Hola Lourdes, la respuesta es que si se puede, ya que se entiende que las empresas de un mismo grupo no van a oponerse al registro de marcas de dicho grupo. Un saludo.

  2. Antonio says:

    Saludos:
    Qué pasaría sí las marcas tienen una semejanza, pero son de diferentes idiomas.

Puedes dejar aqui tu comentario. Gracias