¿Que puedes hacer si hay una oposición a una marca?

En esta entrada os voy a contar que puedes hacer si hay una oposición a una marca, que puede ser la que estás intentando registrar ahora o pretender hacerlo en breve.

Lo primero que os tengo que decir es que es muy habitual que haya una oposición a una marca que queréis registrar. ¿Por qué? Puede ser por varios motivos, que van desde algunos cargados de razón a otros que son difíciles de entender. Imaginad que pretendéis registrar “Patatas Rocío Gourmet”.

–  Lo razonable es haber comprobado anteriormente que no existe ninguna marca que se llame igual. Si lo hemos hecho bien deberíamos de evitar un buen número de oposiciones de terceras marcas, pero ya os garantizo que no evitaremos al 100% las oposiciones. Aquí lo habitual es encontrarse oposiciones de otras marcas tipo “Patatas Carmen” o “Rocío Gourmet”. Estas oposiciones son rebatibles jurídicamente y se pueden ganar, pero lo idóneo es hacer una búsqueda previa lo más exhaustiva posible para evitar en la medida de lo posible la mayoría  de las oposiciones. Mejor evitar siempre parecidos y coincidencias en las mismas clases.

oposición a una marca

– Y hay veces en las que uno encuentra una oposición a una marca que paraliza tu inscripción porque hay marcas del tipo “Esencias gourmet” o “Patatas Madrid” que se oponen porque has utilizado la palabra “Gourmet”o la palabra “Patatas”. Estas oposiciones están fundamentadas en muchos casos porque esas marcas han contratado un servicio de vigilancia de su marca a un tercero que tiene que justificar su minuta anual. Uno recibe de la O.E.P.M. un pliego de oposición de ese tercero de 30 páginas con 30 sentencias del Tribunal Supremo diciéndote que no puedes utilizar la palabra “patatas” o la palabra “gourmet” y a veces he llegado a leer en algunas oposiciones que estos términos tan genéricos son “fantasiosos” (inventados)… Es una guarrada perder tiempo en esto, pero hay que hacerlo y contestar explicando al examinador que evalúa vuestra marca y la oposición de ese tercero que la palabra “patatas” (siguiendo con nuestro ejemplo) es una palabra común y que no corresponde apropiarse de ella comercialmente.

– Y también por qué no decirlo una se indigna cuando ve algunas oposiciones, porque no tienen ni pies ni cabeza, pero hay que contestarlas adecuadamedente para hacer valer nuestro derecho. Imaginad una oposición a una marca “Piensos Rocío”, una empresa del sitio que sea que vende piensos de animales pero que había inscrito esta marca “Piensos Rocío” en la clase que vosotros estáis solicitando “Patatas Rocío Gourmet”.  Aunque fastidie, hay igualmente que contestarla como corresponde.

Así que desde que la O.E.P.M. publica en el BOPI la solicitud para la inscripción de tu marca existen dos meses para que cualquier otra marca pueda oponerse a la tuya alegando algún tipo de similitud en caso de que la hubiese, o como hemos comentado porque se utilice una palabra común en ambas marcas. ¿Qué ocurre si una marca se opone entonces? En este caso la O.E.P.M. te comunicará que tu marca ha quedado en suspenso y no se puede inscribir. Es aquí donde debes sacar las uñas y pelear por ti.

Dispones de un mes para presentar tus alegaciones defendiendo y aportando lo necesario para rebatir las razones de la marca oponente. El escrito de oposición a una marca que presente la marca que se opone a la tuya te lo enviará la O.E.P.M. por lo que en base a lo argumentado en este escrito, tendrás que desarrollar tu defensa. El formulario oficial para contestar este suspenso por oposición puedes descargarlo aquí.  De cualquier forma este es el documento oficial, pero junto a él tendrás que presentar un escrito en el que defiendes la inscripción de tu marca frente a los argumentos que haya dado la marca o marcas oponentes en sus escritos de oposición. Es muy importante realizar una muy buena defensa porque muchas marcas contratan los servicios de un agente profesional y aportan un escrito de más de 30 hojas citando leyes y sentencias que barren por supuesto a su favor, así que en esta situación tu revés ha de ser potente y lo más conciso posible. Como se suele decir un zas! en toda la boca…

La primera vez que tuve que presentar unas alegaciones recibí el escrito de la marca oponente con 43 folios!!! Así que hay que armarse de paciencia y responder convenientemente…

Bien, una vez que presentas las alegaciones dentro del plazo que tienes (te recuerdo que es de un mes) un examinador de la O.E.P.M. es es que se encarga de leer y analizar la oposición a una marca (en este caso la tuya), tus alegaciones y decidir si tu marca puede inscribirse y coexistir con la oponente o no, o si puede hacerlo de forma total o parcial.

Una oposición a una marca tiene un coste de 43,70€ independientemente de las clases solicitadas. Este coste es para quien se opone. La marca que presenta las alegaciones para defenderse (si es vuestro caso) no ha de pagar ningún tipo de tasa.

Tanto si finalmente se dictamina a favor de uno u otro se dispone de un nuevo plazo de un mes para presentar un Recurso de Alzada.

En caso de que este post te haya resultado útil por favor compártelo.

Espero que todo lo que he explicado te ayude a preparar convenientemente la alegación a una oposición a una marca. Si no tienes tiempo para desarrollar esto y quieres que lo hagamos por ti puedes contratar nuestro servicio jurídico profesional para contestar la oposición a una marca. Contrátalo ahora haciendo click aquí.

Silvia Caravantes.

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About Silvia

Silvia Caravantes, Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, especializada en Propiedad Industrial, Finanzas y Copywriting. Puedes contratar mis servicios si vas a registrar una marca, nombre comercial o logotipo, o estás en un proceso de oposición o recurso de alzada. Desde hace un año también trabajo de copywritter para otros proyectos online, planificando su calendario de publicaciones con el propósito de crecer en clientes y ventas. Si quieres que trabajemos juntos no dudes en ponerte en contacto conmigo.

Comments

  1. Maria V. Fernandez says:

    Hola Silvia, me ha encantado tu blog, estoy registrando una marca en una clasificacion de servicios que esta registrada en clasificacion de procductos, y me han puesto una oposicion, aun no he recibido de la OPME el escrito de oposicion, pero la parte que se ha opuesto me ha enviado un burofax, amenazandome que si en 10 dias no retiro mi solicitud, me ponen una reclamacion judicial pidiendome daños y perjuicios, ¿tengo que contestarles?
    gracias

    • Hola María V.,
      muchas gracias por tu comentario. Tal y como hemos hablado quedamos a la espera de recibir las alegaciones de la OEPM. Respecto a tu pregunta, ya sabes, no tienes que hacer nada.
      Saludos

  2. David says:

    Hola Silvia. Tengo una duda. Estoy usando una marca y sé que se va a presentar una oposición porque ya me lo han comunicado y me han pedido que deje de usar el nombre. ¿Puedo seguir haciendo uso de él hasta que se inicie la oposición y mi contestación final? ¿Cuándo me comuniquen la suspensión de mi marca es cuando debo dejar de utilizarla?

    • Hola David,
      lo que dice la Ley de Marcas es que hasta la resolución de la oposición estimada, tu marca sigue en trámite de registro por lo que hasta dicha resolución no pueden obligarte a dejar de usarla. Una vez que se emita la resolución, y en caso de que haya sido denegada, es cuando la marca oponente puede exigirte, en base a sus derechos de propiedad, que dejes de usar tu marca si consideran que les perjudica o que hay un aprovechamiento indebido.
      Un saludo.

  3. Victor says:

    Hola Silvia. ¿Es posible añadir en la alegación esta vez por ejemplo, una imagen que en la primera solicitud no se entregó para intentar diferenciarse más de la marca que realiza oposición?

    Un saludo y gracias!!

    • Hola Víctor,
      si puedes hacer modificaciones en el distintivo solicitado inicialmente, siempre y cuando no sean modificaciones sustanciales del logotipo, y será la OEPM la que decida finalmente si las acepta o no.
      Un saludo,

  4. Hola Silvia, ante todo muchas gracias por tu web ya que me ha brindado mucha información al respecto de registros y todo el proceso. Tengo una duda, he realizado un registro de marca y un día antes de que se cumplieran los dos meses desde la publicación en el boletín una empresa ha realizado una OPOSICIÓN DE LA MARCA, me imagino quizás que sea a lo que tu comentas del servicio de vigilancia. Mi pregunta es Silvia, que en el SItadex de la OEPM veo que han pasado 14 días desde la oposición y no he recibido email ni carta informándome de dicha oposición. Tendré que llamar a la OEPM? … que plazo tiene la OEPM para comunicarme? Un saludo y muchas gracias por tu respuesta. Te reitero mi enhorabuena por la web.

    • Hola Ana, muchas gracias por tu comentario y me alegro que nuestros artículos te sean de utilidad. Por lo que comentas tu marca ha sufrido la oposición de un tercero. Si en el expediente de tu marca (SITADEX) solo aparece la oposición, es normal que todavía la OEPM no te haya comunicado nada. Cuando aparezca la publicación en el BOPI del suspenso por oposición, entonces dispondrás de un mes a contar desde la fecha de dicha publicación para contestar. La OEPM te enviará la comunicación unos días antes de dicha publicación. Espero haberte aclarado un poco el tema, si necesitas una respuesta más personalizada puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico info@elretodeemprender.com
      También dejo a tu disposición nuestro Servicio de Contestación a una Oposición.
      Saludos

      • Muchas gracias! Esperaré a ver cuales son los motivos de la oposición y valoraré vuestro servicio de contestación. Nuevamente muchas gracias y enhorabuena!

  5. Vielka Morales says:

    Gracias, estoy en Panamá. Me ha dado luces sobre una oposición y que debo hacer. Soy estudiante de derecho. Saludos y bendiciones. Vicky

  6. Buenas Silvia. Viendo mi expdiente veo que hay una marca que se ha opuesto a la mia. En concreto la mia se llama bicihobby y la que se opone es hobby sport. Ambas estamos en los mismos nizas. No obstante no he recibido ninguna notificación de la opm al respecto. Puede que no admitan la oposición? Debo esperar a la notificación de la oepm? Un saludo y Gracias.

    • Hola Oscar, así es. Debes esperar a que la OEPM publique el suspenso de tu marca por oposición y te lo notifique. Junto a dicha notificación recibirás las alegaciones de la marca oponente para que puedas contestar oficialmente el suspenso. El plazo para contestar es de un mes a contar desde la fecha de publicación del suspenso en el BOPI.

      Para responder oficialmente al suspenso pongo a tu disposición nuestro Servicio de Contestación a una Oposición, a través del cual nos ocupamos de todo el proceso.

      Un saludo,
      Silvia.

  7. Hola Silvia, antes de nada darte las gracias por brindarnos toda esta información gratuitamente, yo soy nueva emprendedora y joven, y no puede hacer frente a grandes abogados, con lo cual intentaré hacer la alegación yo misma, toda esta información me esta siendo de gran ayuda. Tengo además un par de dudas. En un principio mi marca solo era un nombre aunque tambien tiene una imagen que decidi no incluir pero si uso, puedo incluir en esta alegación la imagen para hacer mi marca más distinta? Otra duda es si en mi alegación puedo hacer referencia a otras marcas registradas y aprobadas, que comparten conmigo y con el oponente ciertas similitudes, y que son el las que basan su oposición? Se publican de manera pública las alegaciones?
    Muchisimas gracias de antemano. EVA

    • Hola Eva,

      si puedes incluir la imagen de tu logotipo aunque quedará a decisión de la OEPM si acepta o no la modificación propuesta. Puedes aportar cuanta información consideres oportuna y no, las alegaciones no se hacen públicas.

      Un saludo y mucha suerte.

      Silvia.

  8. Clara says:

    Hola Silvia, lo primero mil gracias por dar todos tus conocimientos, a los emprendedores con pocos recursos nos ayudas mucho. He registrado una marca de joyería y un día antes de que se acabara el plazo de los dos meses una marca de un restaurante de la terraza de un hotel con el mismo nombre se ha opuesto. No coincidimos en ninguna clase ¿pueden ganar la oposición por compartir tan solo el nombre aunque nuestros negocios y nuestros mercados no tengan nada que ver? Quería registrar la marca a nivel internacional porque ahora no hay nadie que la tenga y me da miedo que se me adelanten. ¿Debería esperar o registrarla a nivel internacional (que es lo que tendría que haber hecho desde un principio)? ¡Muchas gracias de antemano!

    • Hola Clara, gracias por tu comentario. La decisión de si pueden convivir las dos marcas será de la OEPM en base a varios criterios y en base a las alegaciones aportadas por ambas partes. Es importante que defiendas tu marca y contestes a la oposición con una buena argumentación. Si necesitas ayuda para contestar pongo a tu disposición nuestro Servicio de Contestación a una Oposición. Por otro lado, sí que deberías esperar a realizar el registro internacional ya que para iniciarlo se debe partir de una marca base (marca nacional) y si la OEPM finalmente deniega tu marca puedes tener problemas después.
      Si quieres ponerte en contacto conmigo de forma privada puedes escribirme a info@elretodeemprender.com y lo vemos a detalle.
      Un saludo y suerte!
      Silvia.

  9. Estefania Rodriguez says:

    Hola Silvia :

    Felicidades por el post , me esta siendo de gran ayuda . Tengo una duda , he registrado mi marca y está a esperas de aprobación . La registré el 19 /11 /2016 por internet y la publicación de la solicitud se hizo el 2 /12/2017 , y no recibí ninguna oposición hasta el día 25 /01/2017 de una marca también de la clase 25 . Pero aún no me ha llegado nada por escrito ( Lo he visto yo en la web de la OEPM )
    La consulta es, que mi marca lleva dos nombres , el primero y principal no tiene nada que ver con la oposición y el segundo es “Ibiza” que ellos también lo tienen en su marca de ropa , a parte mi logotipo lleva una pluma característica y ellos no llevan plumas ni nada similar, vamos , que sólo tenemos en común el “Ibiza”.

    ¿Puede la OEPM rechazar mi solicitud por tener en común un nombre geográfico ?
    Se han opuesto pasados los dos meses ¿ Tendría validez ? o ¿ desde cuando cuenta?
    ¿Que debo hacer ?
    Muchísimas gracias

  10. Herbert says:

    Buenos días Silvia, Tengo una oposición sobre una marca porque el logo que queremos utilizar empieza por un M (Cierto casi el mismo diseño que el nuestro), puedo cambiar solo el logo (nuevo diseño) y utilizar otra letra de la marca (Ejemplo: Monstro al pesar de no utilizar el M utilizo el O, y enviar a oepm la contestacion que entendemos la oposición y enviamos un nuevo logotipo y utilizamos otra letra la O. ¿O mejor presentar una nueva solicitud de la marca con el nuevo logo y letra? Un saludo

    • Hola Herbert. No puedo contestarte de forma categórica con la información que me facilitas. Tendría que realizar un análisis del escrito de oposición de la marca oponente, ver otras marcas similares en la clase o clases en las que solicitáis el registro, etc….. Puede que sin cambiar nada, vuestra marca tenga una buena defensa frente al escrito de oposición o que por el contrario tenga una defensa muy complicada. En ese caso sí que tendría sentido presentar una nueva solicitud tal y como dices. Siento no poder ayudarte más. Ya sabes que ofrezco el servicio profesional de respuesta a escritos de oposición. Gracias y suerte con tu marca y tu proyecto.

  11. isabel says:

    Buenas tardes, quisiera saber si puedo oponerme a la inscripción de un nombre comercial, debido a que yo estoy utilizando ese nombre desde hace meses en mi actividad con terceros y tengo pruebas (facturas imprenta del folleto publicitario, documentos firmados etc..), aunque no solicité su registro en la oepm.
    Gracias.

  12. He pasado por aquí, por una oposición que se me ha presentado y aún cuando soy de Argentina, me ha resultado muy interesante tu comentario por lo que mucho te agradezco Silvia. Saludos.

  13. Hola Silvia,
    Gracias por tu post!
    Un duda, tengo una oposición de una marca por nombre parecido en la misma clase.
    Si cambio a una clase donde no esté la otra marca, salvaría la oposición?
    Muchas gracias

  14. Laura says:

    Hola Silvia, acabo de leer tu post y aunque me ha servido de mucha ayuda estoy perdida… Acabo de recibir la suspensión de mi solicitud de marca porque otra a presentado su oposición y lo ha hecho nada más y nada menos que con un documento de 267 páginas :/
    Estoy bastante perdida al respecto. No pensé que me pudiera pasar, soy artesana y me cuesta muchísimo trabajo salir adelante con mi pequeño taller textil (es una marca de bolsos y mochilas) y la marca opositora es una multinacional que también fabrica bolsos y complementos… asi que me veo indefensa luchando contra un gigante… ¡Espero poder conseguirlo! No pierdo la esperanza aunque lo veo difícil la verdad…
    ¿Algún consejo profesional?
    ¡Gracias!
    Saludos,
    Laura.

    • Estimada Laura, en primer lugar decirte que es habitual encontrar oposiciones de terceros durante el proceso de registro de una marca. También es habitual que los pliegos de alegaciones tengan muchas páginas con mucha literatura que a veces impresiona pero no te dejes achantar por eso, en muchas ocasiones los gigantes pierden…
      Si te parece bien me pongo en contacto contigo de forma privada y hablamos.
      Un saludo y mucha suerte!
      Silvia Caravantes.

  15. Hector says:

    Hola Silvia, que pasada estoy sorprendido del servicio que das, muchas gracias. Te dejo mis dudas. Estoy intentando registrar una marca y ahora mismo se encuentra dentro de los dos meses abiertos a oposición. ( Han pasado 21 días, los tacho como el reo que cuenta los días que le quedan para ser libre 🙂 ). Mi duda es, en que tramo de estos dos meses se suelen recibir las oposiciones? Veo muchos ejemplos de oposiciones un día antes de cumplir el plazo ( menudo bajón ), porqué esperan al último día para realizar la oposición? Muchas gracias por el servicio que prestáis. Saludos!

    • Hola Hector, gracias por tu aportación. Tienes que esperar más de dos meses, ya que como indicas la otra parte puede apurar para presentar la oposición y algunos de ellos ni siquiera la presentan telemáticamente, sino que ese último día dejan constancia de que lo han remitido por vía postal y la oepm tarda algún día más en recibir el escrito de oposición. Así que incluso unas semanas después de haber terminado ese plazo de los dos meses puedes encontrarte una sorpresa. Aunque para tu alivio te diré que no es lo habitual. Que vaya todo bien. Un cordial saludo. Silvia

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