¿Se puede ceder el uso de una marca o nombre comercial?

Una pregunta que suelen formularnos tiene que ver con la posibilidad de ceder el uso de una marca o nombre comercial. Respecto a la posiblidad o no de hacerlo, la respuesta es: Sí. Es posible ceder el derecho existente sobre una propiedad industrial, como ocurre en el caso de las marcas y nombres comerciales, algo que vamos a analizar en este artículo.

Ceder el uso de una marca o nombre comercial

Al hablar de ceder una marca podemos hacerlo en dos sentidos:

  • Lo que podríamos llamar una cesión definitiva. Esto es lo que la Ley de Marcas llama “cesión” y es una transmisión definitiva, ya que lo que se cede es la propiedad de la marca o nombre comercial. Es lo que podríamos llamar una compra o venta de una marca o nombre comercial. Sobre cómo transferir una marca o nombre comercial escribímos previamente un artículo.
  • Una cesión temporal. Esto significa que el titular de la marca o nombre comercial permite el uso o la explotación de dicha marca o nombre comercial a un tercero, pero no transmite la propiedad de la misma. Sobre este segundo caso vamos a hablar en este artículo.

Cuando la Ley de Marcas habla de la posibilidad de ceder una marca o nombre comercial a un tercero en el sentido que acabamos de mencionar, permitiendo el uso o la explotación,  pero no transmitiendo la propiedad se refiere a ello como “Licencia” y lo expone en su artículo 48. Así que cada vez que digamos “Licencia” estamos queriendo decir permitir uso o explotación de una marca o nombre comercial sin transmitir su propiedad.

ceder el uso de una marca

Veamos algunas características o limitaciones respecto a ceder una marca o nombre comercial en forma de licencia.

  • Se podrá ceder el uso de una marca o nombre comercial bajo la fórmula de licencia que contempla el artículo 48 de la la Ley de Marcas o bien sobre la totalidad de los productos y servicios para los cuales está registrada la marca o nombre comercial o bien sobre una parte de los mismos.
  • Se podrá ceder el uso de una marca o nombre comercial como licencia para todo el territorio español o bien para una parte del territorio.
  • Se podrá ceder el uso de una marca o nombre comercial como licencia de forma exclusiva o por el contrario no dando la exclusividad del uso a una única persona física o jurídica. Salvo pacto en contrario se entenderá que la licencia no es exclusiva, por lo que si no atamos esto, el propietario de la marca o nombre comercial (licenciante) podrá conceder otras licencias.

Un punto importante es tener en cuenta que si no se recoge en contrato, el propietario de la marca aun cediendo su uso o explotación podrá seguir utilizandola por si mismo. Ahora bien cuando la cesión de uso de la marca o nombre comercial sea exclusiva, el propietario o licenciante sólo podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.

El contrato para ceder el uso de una marca o nombre comercial deberá establecer todas las disposiciones que va a regular el acuerdo entre las partes, entre otras la duración, la naturaleza de los productos o servicios objeto del contrato y el territorio en el que la licencia va a tener efecto.

Salvo que ambas partes lo acuerden el titular de una licencia no podrá cederla a terceros, ni tampoco conceder sublicencias.

Si en el contrato entre las partes no se limita, el titular de una licencia tendrá derecho a utilizar la marca o nombre comercial durante toda la duración del registro (incluidas renovaciones) en todo el territorio nacional y para todos los productos y servicios para los cuales la marca o nombre comercial esté registrada.

Al igual que decíamos en el otro artículo en el que hablábamos sobre transferir la propiedad de una marca o nombre comercial, para que lo firmado entre las partes tenga efecto frente a terceros de buena fe deberá ser inscrito en la OEPM.  Como limitaciones tengamos en cuenta que no podrá ser inscrita una licencia si la marca o nombre comercial no se encuentra en vigor o bien si previamente se ha inscrito sobre dicho derecho una licencia exclusiva. Habrá de pagarse una tasa de transferencia e inscripción de licencias ante la OEPM.

El procedimiento de registro se inicia con la presentación de instancia de solicitud de inscripción de licencia que prosigue con un examen para determinar la existencia de defectos en la documentación.
Transcurrido el plazo de dos meses para subsanar defectos, si los hubiera, la Oficina resolverá la solicitud de inscripción de licencia concediendo o denegando la inscripción.
Transcurrido el plazo máximo de resolución de seis meses, si no concurriera suspenso, o de ocho meses, si concurriera esta circunstancia, se entenderá  concedida la solicitud de inscripción por silencio administrativo.
Quizás también pueda interesarte nuestro Servicio de Registro de Marcas, Nombres Comerciales, Eslogan y Logotipos. 🙂
Silvia Caravantes.
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Comments

  1. Montse says:

    Existe alguna plantilla para este tipo de contratos de explotación de marca?
    Nosotros tenemos la explotacion del ecommerce, por lo que quisieramos establecer un contrato por escrito para que el futuro no tengamos problemas

Puedes dejar aqui tu comentario. Gracias