En esta entrada hablaremos de dos conceptos importantes que debes conocer si quieres registrar una marca o nombre comercial: marcas notorias y marcas renombradas.

Cuando vas a registrar una marca hay varias ideas que tienes que tener muy claras. Sobre esto escribí un post que se tituló «Registrar una marca. 5 ideas imprencindibles«. Un proceso de registro idóneo tiene que partir de una busqueda exhaustiva de la marca o nombre comercial que queremos registrar. Salvo que creemos una marca inventada que no se parezca a nada que ya existe ( eso es realmente complicado, creedme) la mayoría de las ideas que podemos tener encuentran alguna marca o nombre comercial previa que se le parece. Si este parecido lo tiene con marcas notorias y marcas renombradas podremos tener graves problemas de defensa en un posible suspenso por oposición. Así que mucho cuidado con esto.

Marcas notorias y marcas renombradas

Respecto a las marcas notorias, la Ley de Marcas dice en su artículo 8.2. :»se entenderá por marcas o nombres comerciales notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración  o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial». El signo distintivo será notorio cuando sea conocido por la generalidad del público de los productos, servicios o actividades que distingue.  El examen de la notoriedad de una marca o nombre comercial será llevado a cabo por un examinador de la OEPM por lo que dicho examen siempre tendrá un componente subjetivo. No obstante, el artículo que acabamos de citar establece una serie de variables que pretenden objetivizar la determinación de una marca o nombre comercial como notorio. Habrá de valorarse el volumen de ventas,  la valoración alcanzada en el mercado, la intensidad y duración del uso,  o el prestigio alcanzado para determinar la notoriedad.  Cuanto mayor es el grado de notoriedad mayor campo de protección se le otorgará al signo distintivo. Como ejemplo de marcas notorias en España podríamos citar entre otras: Shimano, Beats By Dr. Dre, Speedo, Acer.

Por otro lado y respecto a marcas o nombres comerciales renombrados, el artículo 8.3.  de la Ley de Marcas dice: «Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que la misma sea renombrada». Es decir, que para que una marca o nombre comercial sean renombrados han de gozar de una popularidad ya no entre un sector particular de consumidores, como es el caso de las marcas y nombres comerciales notorios, sino entre el público en general. El signo distintivo renombrado es una figura cualificada del signo distintivo notorio. El nombre o marca comercial renombrado como acabo de mencionar deberá ser conocido por la generalidad de los consumidores y gozará de una protección absoluta que impedirá el registro de signos similares con independencia de cual sea el producto o servicio que pretende distinguir. Como ejemplo de marcas renombradas en España podríamos citar entre otras: Real Madrid, Barcelona, El Corte Inglés, Iberia, Cola-Cao o Zara.

Por lo tanto no podrá registrarse una marca o nombre comercial idéntico o similar a una marca o nombre comercial notorio o renombrado aún cuando distingan productos o servicios no relacionados. Esto último rompe el principio de especialidad respecto a que el posible conflicto esté referido únicamente al mismo tipo de productos o servicios.

No podrá registrarse una marca idéntica o similar a marcas notorias y marcas renombradas en los siguientes casos:

• Cuando el consumidor pueda establecer una conexión respecto al origen comercial de ambas marcas o nombres comerciales en conflicto.  Por lo tanto deberá analizarse si hay riesgo de que el consumidor fjje una conexión entre las mismas, todo esto con independencia de los productos y servicios protegidos por una y otra.
• Si la solicitud de la nueva marca o nombre comercial supone un aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la notoriedad o renombre de la marca o nombre comercial prioritario (anteriormente registrado).  Se intenta evitar que la nueva marca o nombre comercial se aproveche de la reputación y de los esfuerzos en recursos (tanto humanos como materiales) realizados por la marca notoria o renombrada. Aqui entraría en juego lo que he comentado antes del principio de especialidad, en el sentido de que la Ley da una protección especial a marcas y nombres comerciales notorios y renombrados en clases nomenclator en las que habitualmente no actúan frente a solicitudes de nuevos signos distintivos. La ley intenta evitar que estas nuevas marcas puedan aprovecharse fraudulentamente del principio de especialidad que establece la Ley de forma genérica.
• Íntimamente ligado con el anterior supuesto está el hecho de que la nueva marca o nombre comercial pueda suponer menoscabo del carácter distintivo, la notoriedad o el renombre de la marca o nombre comercial prioritario.  El concepto anterior del aprovechamiento indebido y este del menoscabo están íntimamente ligados, y protegen a la marca o nombre comercial notorio o renombrado del posible riesgo de debilitamiento de su carácter distintivo o prestigio con la aparición del nuevo signo distintivo.

Si este post marcas notorias y marcas renombradas te ha resultado útil por favor compártelo en redes sociales. Y ya sabes, cuidado con entrar en conflicto con una marca notoria o renombrada.

Saludos