La pasada semana escribía el primero de los artículos en los que voy a ir detallando  algunos errores habituales que cometemos al registrar una marca o nombre comercial, ya sea al inicio de la actividad económica, o bien cuando queremos comercializar un nuevo producto o servicio. Hoy voy a hablar de otra prohibición absoluta recogida en la Ley de Marcas, en este caso la falta de carácter distintivo que viene recogida en el artículo 5.1.b).

Marcas sin carácter distintivo

En la legislacion española, las prohibiciones absolutas no solo son objeto de examen de oficio por parte de la OEPM, sino que ademas pueden ser objeto de oposición por parte de terceros. Así que estos pueden alegar el carácter inapropiable que una marca, nombre comercial o logotipo pretende.

Cuando la Ley habla de falta de carácter distintivo se puede distinguir dos perspectivas:

• La marca o nombre comercial solicitante carece de aptitud diferenciadora.
• La marca o nombre comercial solicitante posee un déficit de singularidad.

Ambas perspectivas tienen como consecuencia la irregistrabilidad de la marca o nombre comercial, ya que no sirve para distinguir los productos o servicios a que se refiere.

En realidad este apartado 5.1.b) de la Ley de Marcas está en clara relación con el anterior 5.1.a) que analicé la pasada semana en el artículo la marca como signo distintivo.

El carácter distintivo de un signo (ya sea una marca, un nombre comercial o un logotipo) no deja de ser un concepto subjetivo. El fruto de esta subjetividad en muchos casos termina siendo la judicialización de algunas de las decisiones de registro de marcas o nombres comerciales realizadas por la OEPM.

Como ejemplos de marcas, nombres comerciales o logotipos denegados por carecer de carácter distintivo pueden citarse entre otros los siguientes: «Plus Fresc» para denominar alimentos, «La vida por delante» signo con el que una multinacional farmaceútica quería registrar un producto en las clases 35 y 42, «Electrónica» para las clases 16, 35 y 41, o «El principio de la comodidad» para las clases 8, 12 y 20. En todos estos casos o bien la OEPM o bien posteriormente los Tribunales han puesto de manifiesto la ausencia de carácter distintivo del signo que se pretendía registrar.

Hay que destacar que algunas de estas marcas han sido denegadas de oficio por la OEPM o la OAMI y otras han sido inicialmente admitidas a registro y posteriormente invalidadas por sentencias del Tribunal Supremo o del TJUE.

El objetivo de esta serie de artículos que voy a escribir estas semanas es que evitemos caer en las prohibiciones absolutas recogidas de forma muy clara en la Ley de Marcas. No tenerlas en cuenta a muchas empresas les hace incurrir en elevados costes de penalización, ya que suele ocurrir que cuando se toma de la decisión del registro de la marca o nombre comercial  previamente se ha iniciado la comercialización, se he hecho inversión en marketing, merchandisign, papelería, etc…..algo que tiene que tirarse al cubo de la basura cuando recibimos la notificación de la OEPM anunciando un suspenso, si éste tiene que ver con una prohibición absoluta.

Saludos