Internet ha revolucionado nuestra manera de hacer las cosas en todos los ámbitos de nuestra vida, personales y profesionales, nuestra forma de relacionarnos, de vender, dialogar y darnos a conocer, contactar y conectar con otros y mostrarnos ante los demás, nosotros mismos y nuestros proyectos, productos o servicios. Las redes sociales se han convertido en los últimos años en el máximo exponente de ese cambio relacional entre personas, empresas y consumidores. Este cambio ha ayudado a maximizar el alcance de las marcas pero también ha propiciado en muchas ocasiones el uso fraudulento de una marca o el aprovechamiento indebido de la misma por parte de terceros.

En primer lugar y antes de hablar del uso fraudulento de una marca conviene recordar que la Ley de Marcas actual no recoge los conflictos entre marcas y dominios. En caso de existir un conflicto sería resuelto por Organismos Internacionales de Arbitraje o ante los Tribunales. En casos así, se tiene en cuenta la prioridad temporal, es decir, quien haya registrado primero tanto el dominio como la marca. Si estáis interesados en profundizar en este tema os dejo aquí un post que escribí al respecto.

Con este escenario de partida es fundamental registrar tu marca, nombre comercial, dominio, logotipo o denominación social lo antes posible desde el momento que decides utilizar tu propio signo distintivo, ya que la temporalidad como ves es fundamental.

Cada vez más las empresas utilizan Internet y redes sociales para crear nuevos canales de distribución y dar a conocer sus marcas. Esto es una oportunidad para muchas empresas que sin tener que hacer una gran inversión en publicidad pueden aprovechar las nuevas tecnologías para hacer crecer sus proyectos. Esta nueva apertura a gran escala deja expuestas con más facilidad algunas debilidades que, ahora más que nunca, hacen heridas difíciles de curar en algunos casos. Me refiero a casos como por ejemplo: una empresa crea una marca para vender sus productos, crea una imagen de marca que potencia a través de redes sociales, página web, publicidad, crea un blog para interactuar con sus consumidores, etcétera. Este esfuerzo empieza a funcionar. Le va bien. Hasta que pasan dos cosas (por poner dos ejemplos):

   1. Un día recibe un comunicado por el que debe dejar de utilizar su marca. ¡OMG! Después de años de trabajo y esfuerzo su marca, su preciosa marca, no está registrada… es decir, no es suya.

   2. Un día descubre que uno más listo que él está aprovechándose de su esfuerzo vendiendo productos con su marca. Se beneficia gratuitamente de su esfuerzo 😡

¿¿y ahora que hago??

Pues en primer lugar decirte que esto tendría un diagnóstico favorable para tus intereses si tu marca estuviese correctamente registrada ante la OEPM. El caso contrario lo dejaremos para el siguiente post. Entonces, dando por hecho que la marca está registrada, si un día descubro que se está realizando un uso fraudulento de una marca que tengo registrada ¿cuales son las opciones?

USO FRAUDULENTO DE UNA MARCA

Debemos saber que el tener registrada nuestra marca nos confiere unos derechos de exclusividad sobre ella. Si alguien hiciese un uso fraudulento de una marca que no le pertenece, puede ser un obligado judicialmente a dejar de usarla e indemnizar al titular de la misma por los daños y perjuicios ocasionados.

También puede darse el caso de que la empresa o particular que está cometiendo un uso fraudulento de una marca, haya registrado dicha marca antes de que el verdadero creador de la misma lo haga (puede darse el caso que después de llevar años usándola no la tenga registrada y la Ley de Marcas, siento decirte, no contempla la mala fe para denegar el acceso registral a una marca).

Has de saber que las  opciones por vía judicial disponibles contra una marca son:

A) Acción de nulidad de una marca: Se podría solicitar la nulidad de una marca por mala fe tal y como regula el artículo 51.1.b) de Ley de Marcas. Causas de nulidad:

1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación:

a) Cuando contravenga lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 3 y en el artículo 5 de la presente Ley.

b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

2. La acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible, vamos que no hay plazo para iniciar esta acción de nulidad.

3. La nulidad no podrá ser declarada cuando su causa haya desaparecido en el momento de interponer la demanda. En particular, no podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento.

B) Acción por violación del Derecho de Marca. En este caso nos encontramos ante un uso indebido, es decir, sin el consentimiento del titular o ante una imitación para un uso fraudulento de una marca.

Como puedes comprobar hay un buen número de argumentos para convencer a cualquier persona o empresa de que el coste de registrar una marca nada tiene que ver con los costes en los que puedes incurrir a posteriori para defenderla ante terceros en caso de uso fraudulento de la misma.

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Silvia C.