Si estás intentando registrar una marca o nombre comercial y has recibido un suspenso por oposición, antes de dar algunos consejos sobre la estrategia de como defender una marca, me gustaría recordar la importancia de haberla elegido adecuadamente, en el inicio del proceso formal de registro.

Antes de decidir la marca o nombre comercial bajo la cual comercializaremos nuestros productos o servicios es muy importante hacer una buena búsqueda de similitudes gráficas, fonéticas o gramaticales de marcas o nombres comerciales anteriores. Este punto es fundamental para empezar a defender una marca o nombre comercial de forma eficiente. Si tienes pensado vender tus productos o servicios fuera del territorio nacional es necesario ampliar la búsqueda a nivel comunitario e internacional ya que de esta forma, llegado el momento de realizar el registro fuera de tu territorio, tendrás más posibilidades de éxito durante el proceso de registro y más posibilidades de defender una marca si te vieras en la tesitura de tener que hacerlo. Hago hincapié en este tema porque a pesar de realizar una búsqueda exhaustiva de parecidos anteriores y a priori no detectar ningún parecido relevante, nunca tenemos cien por cien la seguridad de no encontrar un suspenso por oposición de otras marcas.

Como defender una marca o nombre comercial

Si me lo permitís os voy a dar un consejo para realizar la búsqueda de parecidos con marcas o nombres comerciales existentes, además de los que ya os comenté en los posts Escoger una marca o nombre comercial y 5 aspectos claves en la búsqueda previa de una marca o nombre comercial. Se trata de realizar una búsqueda adicional cambiando algunas letras que fonéticamente pueden resultar iguales a la de la marca o nombre comercial que queremos registrar. Me refiero a los siguientes conjuntos:

• b – v
• g – j
• c – k – q
• m – n

Por ejemplo, si vuestra marca a registrar fuese COPITO buscad también KOPITO y QOPITO, ya que aunque ortográficamente no sea correcto, las marcas y nombres comerciales pueden ser construcciones imaginarias o sin sentido, puesto que cada cual puede registrar su marca o  nombre comercial como quiera. O por ejemplo LANTEL o LAMTEL. Con esto evitaréis futuras oposiciones de terceras marcas por parecido fonético a la que pretendéis registrar. Os dejo el buscador de marcas de la OEPM para que le echéis un vistazo.

Aunque como he dicho nunca hay plena seguridad de no encontrarse con una oposición.

Llegados a este punto veremos cómo defender una marca o nombre comercial de una oposición en casos como estos. Sobre esto escribí una estrada con los puntos imprescindibles que debes conocer. En función de lo que la marca que se ha opuesto al registro de la tuya esgrima en sus alegaciones de oposición tendrás que defender una marca contestando a dichas alegaciones. Cada caso es único y tiene un contexto distinto, pero la gran mayoría de las oposiciones pueden defenderse valorando algunas de las siguientes cuestiones:

• Preexistencia de marcas anteriores. Es posible que existan marcas anteriores y/o posteriores a la marca oponente parecida o igual a ella y que coexisten en el mercado dentro de la misma clase nomenclator y para los mismos productos y servicios. Puedes usar esto para defender tu marca ya que si la marca oponente no es única, y antes y después de su registro se vienen registrando otras marcas similares,  a priori no se debe o  no se puede impedir el registro de la tuya. Esto como he dicho es algo muy común y puede esgrimirse como argumento de defensa, salvo en el caso de las marcas notorias, ya que en el momento de su reconocimiento como notorias empiezan a disfrutar de unos privilegios y por lo tanto mecanismos de defensa de los que no gozan otras marcas.
• Análisis de los signos enfrentados. Registrar tu marca junto a un logotipo puede ser de utilidad a la hora de defenderla ya que esto ayudará a su diferenciación respecto de signos gramaticalmente parecidos.
• Renunciar a tener el derecho exclusivo de utilización sobre una parte del elemento que compone el distintivo de tu marca. Esto significa que no reivindicas un derecho de utilización exclusivo sobre alguna palabra que pueda ser común y que sea la que te crea o puede crerar el conflicto con terceras marcas.

Estos son algunos ejemplos de posibles líneas de argumentación para defender una marca o nombre comercial antes de (en el proceso de búsqueda previa, con la idea de evitar) o durante el proceso de respuesta a un suspenso por oposición. No obstante, si tienes alguna pregunta o si necesitas ayuda con la gestión de tu marca, nombre comercial o dominio hemos puesto en marcha un servicio de consultoría, o bien si lo prefieres nosotros podemos realizar la defensa de tu marca y nos ocupamos de todos los tramites con el servicio de contestación a un suspenso por oposición.

Espero que te este post te haya gustado y te resulte útil. Si es así cómpratelo en redes sociales. Gracias!