En muchas consultas sobre marcas nos preguntan la viabilidad de registrar una marca o un nombre comercial. Para contestar esta pregunta debemos tener en cuenta las prohibiciones para registrar una marca según la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

La Ley de Marcas pone de manifiesto desde su artículo 5 hasta el artículo 10 las prohibiciones para registrar una marca. En su artículo 5 se detallan las prohibiciones absolutas, que hacen referencia a problemas intrínsicos a la propia marca y que afectan a un interés público y general. Los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 detallan las prohibiciones relativas, las cuales están basadas en la no disponibilidad de una marca por la existencia previa de otra y en el conflicto con los derechos de un tercero.

Prohibiciones para registrar una marca. Absolutas y relativas.

Prohibiciones para registrar una marca o nombre comercial

En primer lugar debemos saber qué dice la Ley de Marcas sobre qué se entiende por marca, cual es el concepto de marca:

     1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

     2. Tales signos podrán, en particular, ser:

• Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.
• Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
• Las letras, las cifras y sus combinaciones.
• Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.
• Los sonoros.
• Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

 ¿Que debo tener en cuenta a la hora de elegir mi marca para no incurrir en una prohibición que impida el acceso registral?

1. Prohibiciones para registrar una marca. Artículo 5 Prohibiciones absolutas. (haz click aquí para leer el artículo 5) . La norma europea que enuncia las prohibiciones absolutas es la Directiva 89/104/CEE, artículo 3, apartado 1.

Las prohibiciones absolutas tratan de evitar que una marca pueda tener una ventaja competitiva respecto al resto de competidores otorgándole el derecho de exclusividad sobre términos que designen la especie (por ejemplo «FINCAS Y FINANZAS» para designar servicios financieros), la calidad (la marca «SUPERIOR» para cervezas), la cantidad («GRANDE» para frutas), el destino («EL AUTENTICO» para azafrán y condimentos), el lugar de procedencia o que simplemente carezcan de carácter distintivo como por ejemplo «FRUTAS». Esta marcas carecerían de carácter distintivo y los consumidores no podrían distinguir la procedencia empresarial de sus productos de las de otros competidores. Además, la OEPM no puede otorgar la exclusividad de utilización de una palabra de uso común ya que además de carecer de carácter distintivo se otorgaría un derecho monopolístico sobre un término de uso común y una clara ventaja competitiva respecto a su competencia.

Respecto a este último punto, cualquiera de vosotros que busquéis palabras de uso común podréis decirme: ¡Silvia eso no es verdad, he visto registrada la palabra «hotel»! por poner un ejemplo… y así es. Existen determinadas marcas registradas que incurren en prohibiciones absolutas y la OEPM las ha concedido (inclusive para las clases que designan los productos o servicios a los que el nombre hace referencia 💡 ). Cuando esto ocurre, porque ocurre en ocasiones,  la única opción contra esa marca a la que se le otorga un derecho monopolístico sobre una palabra de uso común es la vía judicial (nulidad de la marca).

El efecto de las prohibiciones absolutas no es el mismo en cada uno de los apartados del artículo 5.1. de la Ley de Marcas.  La prohibición recogida en los apartados a), e), f), g) y h) supone un obstáculo insuperable para el registro del signo.  En el caso de los apartados b), c) y d) los signos podrán registrarse si se demuestra que estos han adquirido carácter distintivo por el uso para los productos o servicios que designan.  Por último la prohibición de los apartados i), j) y k) puede salvarse si el solicitante del signo (marca, nombre comercial o logotipo) recibe una autorización del órgano competente para ello o del titular del signo.

Sobre prohibiciones absulutas he escrito los siguientes artículos en los que puedes ampliar al información relativa a estas prohibiciones absolutas contempladas en la Ley de Marcas:

• La marca como signo distintivo. Prohibición absoluta recogida en el art. 5.1.a) de la Ley de Marcas.
• ¿Por qué las marcas sin carácter distintivo son denegadas?. Prohibición absoluta recogida en el art. 5.1.b) de la Ley de Marcas.
• La prohibición de registro de marcas descriptivas. Prohibición absoluta recogida en el art. 5.1.c) de la Ley de Marcas.
• Marcas que indican procedencia geográfica. Prohibición absoluta recogida en el art. 5.1.c) de la Ley de Marcas.
• Marcas de palabras extranjeras. Prohibición absoluta recogida en el art. 5.1.c) de la Ley de Marcas (en cuanto que sean términos descriptivos).
• Signos habituales. Prohibición absoluta recogida en el art. 5.1.d) de la Ley de Marcas.

2. Prohibiciones para registrar una marca. Artículo 6 Prohibiciones relativas. (pincha aquí para leer el artículo 6)

Las prohibiciones relativas entran en juego cuando el nuevo acceso registral (nueva marca o nombre comercial) pueda ocasionar perjuicios a una marca anteriormente registrada. Es decir, que el registro de la nueva marca suponga un riesgo de confusión o asociación para el consumidor medio o un aprovechamiento de la marca anterior.

En la mayoría de las resoluciones de la OEPM en suspensos por oposición planteados por una marca anterior, las denegaciones de los argumentos de las marcas solicitantes se han basado en el artículo 6.1.b de la Ley de Marcas. Entonces…

¿Cuándo se aplica  el artículo 6.1.b  de la Ley de Marcas?

La ley de Marcas determinará la prohibición registral de una marca semejante a otra anterior cuando se den de forma conjunta estos tres elementos:

1. La semejanza entre signos.
2. La similitud de los productos o servicios.
3. La existencia de riesgo de confusión para el publico.

Por lo tanto, a la hora de elegir una marca, analiza en primer lugar que no incurra en una de las prohibiciones absolutas y en segundo lugar realiza una búsqueda previa exhaustiva de similitudes y parecidos para evitar oposiciones o denegaciones de la OEPM basadas en prohibiciones relativas. Si no estás seguro busca la ayuda de un profesional, quizás este post te sea de utilidad 5 Aspectos clave en la búsqueda previa de una marca o nombre comercial.

¿Quieres compartir con nosotros alguna marca que te hayan denegado y por qué?

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